– Gabriella Crosariol e Mario Dusi.
La recente sentenza del Tribunale di Milano n. 639/2023 chiarisce che il pre-uso di un segno distintivo (marchio di fatto), quando non importi notorietà di esso, o implichi una notorietà puramente locale, non toglie il requisito della novità al marchio successivamente registrato e la sua registrazione può considerarsi valida ai sensi dell’articolo 12, co. 1, lettera a, codice della proprietà industriale.
Nonostante la successiva registrazione del marchio da parte di un altro soggetto, il terzo pre-utente di un marchio di fatto mantiene il diritto di continuarne l’uso, anche ai fini della pubblicità, ma nei limiti della diffusione locale del marchio di fatto.
L’uso precedente di un segno distintivo (marchio di fatto) non è quindi necessariamente di ostacolo alla registrazione successiva del marchio da parte un altro soggetto, che diventa così titolare del marchio registrato.
La normativa tende a tutelare il soggetto, che senza registrare il marchio ne abbia sempre fatto uso, purché tale uso sia meritevole di tutela, ovvero sia qualificato dalla diffusione e della notorietà. La notorietà deve essere intesa quale conoscenza reale da parte del pubblico dei consumatori interessati, corrispondente a un radicamento della forza distintiva del segno in relazione al pubblico di riferimento.
Il terzo pre-utente del marchio di fatto deve però fornire una prova rigorosa non solo del pre-uso, ma anche della notorietà, acquistata e consolidata presso il pubblico di riferimento dei consumatori.
Il Tribunale di Milano ha chiarito inoltre che al fine di provare la notorietà del marchio di fatto non bastano comunicazioni interne e nemmeno la pubblicizzazione sui social, per esempio su Facebook, Twitter, specialmente se non è possibile provare quante siano state le effettive visualizzazioni.
Consigliamo ai nostri assistiti di valutare attentamente l’esistenza di eventuali pre-usi di segni distintivi che si intendono registrare come marchi e di contattare preventivamente possibili utilizzatori di marchi di fatto simili o uguali al segno che si intende registrare come marchio, affidandosi a professionisti qualificati, al fine di evitare contenziosi successivi, con relativi esborsi ed oneri non preventivati.
Il nostro studio si avvale di una fitta rete internazionale di consulenti in materia di proprietà intellettuale a livello internazionale, al fine di garantire la più ampia assistenza professionale e tutela legale ai nostri assistiti anche all’estero.